Vulneración de una marca en el ciberespacio. Análisis crítico de la STJUE de 19 de abril 2012, Wintersteiger
por
Isabel Lorente Martínez – Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.
Las nuevas tecnologías han venido a transformar nuestro día a día. Hoy día es sencillo encontrar servicios en la web, empresas especializadas en determinados sectores comerciales que operan a nivel mundial. La arquitectura del mundo ha cambiado con Internet y esto provoca que se planteen nuevos y apasionantes retos para los juristas del Siglo XXI.
En la STJUE 19 abril 2012, as. C‑523/10, Wintersteiger, el TJUE resolvió una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof de Austria. La duda que asaltaba a este órgano jurisdiccional era la relativa a la competencia judicial internacional que recoge el foro especial por razón de la materia en el hoy artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis.
La empresa Wintersteiger AG, establecida en Austria, operaba en el sector de las máquinas para la puesta a punto de esquís y tablas de snowboard. Comerciaba a nivel mundial. La empresa Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, establecida en Alemania, operaba en el mismo sector comercial y también a nivel mundial. Esta última empresa utilizó la marca austriaca “Wintersteiger” como palabra clave en el sitio de Internet de Google. Google es prestador de un servicio remunerado de referenciación. La empresa Products 4U había insertado un anuncio que utilizaba la palabra clave «Wintersteiger«. La empresa austriaca Wintersteiger AG instó que se prohibiera a la empresa Products 4U la utilización de la marca austriaca «Wintersteiger» como palabra clave en el sitio de Internet de Google. La empresa Wintersteiger AG ejercita una acción de cesación ante los tribunales austriacos la empresa.
Esta empresa defendía la competencia judicial internacional los tribunales austriacos en el hoy artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, ya que según Wintersteiger AG el servicio de búsqueda del sitio de Internet “google.de” se mostraba en alemán y podía consultarse desde Austria.
La empresa Products 4U negó la competencia de los tribunales austriacos. Esta empresa defendía que la marca Wintersteiger AG no fue vulnerada por ellos. Según la empresa Products 4U, el sitio de Internet “google.de” se dirigía en exclusiva a clientes alemanes. Por lo tanto, sostiene que el daño se produjo en Austria y que por esa razón los tribunales austriacos carecen de competencia fundada en el hoy artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis.
Y es ahí donde radica la compleja cuestión de determinar si ha existido vulneración de la marca. Si ha existido vulneración de la marca en Internet por la empresa demanda, ¿dónde se ha producido el daño?, ¿dónde se ha producido la vulneración de la marca? A estas cuestiones da respuesta el TJUE en la ya célebre sentencia de 9 de abril de 2012, Wintersteiger.
Las marcas son “creaciones jurídicas nacionales” cuya protección se extiende únicamente al territorio nacional donde esa marca esté registrada. Las marcas son derechos territoriales. Por lo tanto, una marca austriaca no se puede vulnerar en Alemania. Si está inscrita en Alemania, ya no es una marca austríaca, sino que es una marca alemana y solo se puede vulnerar en Alemania. Y esta regla rige también para el ciberespacio.
Por lo que, sí, es cierto: la arquitectura del mundo ha cambiado con Internet, pero algunas de las soluciones que se aplican a las cuestiones planteadas en el ciberespacio siguen siendo las mismas que se aplicaban antes de la aparición de Internet. La idea de la territorialidad de los derechos de marca no ha sido transformada por la nueva arquitectura del mundo en el que viven los humanos, que ya no es un mundo solamente «físico».
Por último, se debe de resaltar la diferencia en correlación con el “lugar del daño” entre los daños infligidos a propiedades especiales sujetas a registro público para su propia existencia, como puede ser la marca. Y los daños producidos a la propiedad intelectual. En el primer supuesto: daños a propiedades especiales sujetas a registro público para su propia existencia, el “lugar del daño” será el del Estado miembro donde la marca esté registrada y, por lo tanto, protegida legalmente. Esos tribunales, podrán conocer de la totalidad del daño causado al titular del derecho de marca. Así lo ha señalado el TJUE en su jurisprudencia (= STJUE 3 octubre 2013, as. C-170/12, Peter Pinckney vs. KDG Mediatech AG, FD 33, 35, 37), además de hacerlo en esta propia sentencia de 19 de abril de 2012, as. C- 523/10, Wintersteiger, en su Fundamento de Derecho número 25:
En efecto, a diferencia de la situación de una persona que considera lesionados sus derechos de la personalidad, protegidos en todos los Estados miembros, la protección otorgada por el registro de una marca nacional se limita, por principio, al territorio del Estado miembro de registro, de modo que, por regla general, su titular no puede invocar dicha protección fuera de ese territorio. (Subrayado añadido).
Para que opere el foro especial por razón de la materia previsto en el artículo 7.2 del RB I bis, es decir, el foro del “lugar del daño”, el TJUE no exige que la actividad objeto de la controversia “se dirija a” un concreto Estado miembro. De este modo, el TJUE rechaza la “tesis de la focalización” o “tesis de la actividad dirigida” en relación con el precitado artículo. Y así queda patente en su jurisprudencia (= STJUE 22 enero 2015, as. C-441/13, Pez Hejduk vs. EnergieAgentur.NRW GmbH, FD 32-33; STJUE 3 octubre 2013, as. C-170/12, Peter Pinckney vs. KDG Mediatech AG, FD 42, STJUE 25 octubre 2011, eDate / Olivier Martinez, as. C-509/09 y C-161/10, FD 46).
El TJUE, en esta sentencia de 19 de abril de 2012, justifica la atribución de la competencia judicial internacional a los tribunales del Estado miembro en el que se halla protegido el derecho, con los siguientes argumentos:
PRIMERO: Fundamento de Derecho número 27:
En cuanto a la competencia para conocer de una acción por vulneración de una marca nacional en un supuesto como el del procedimiento principal, procede considerar que tanto el objetivo de previsibilidad como el de buena administración de justicia militan en favor de la atribución de competencia, atendiendo al criterio de la producción del daño, a los tribunales del Estado miembro en que se halla protegido el derecho en cuestión. (Subrayado añadido).
SEGUNDO: Fundamento de Derecho número 28:
En efecto, son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de registro de la marca en cuestión los que se encuentran en mejores condiciones para evaluar, habida cuenta de la interpretación de la Directiva 2008/95 realizada, entre otras, en las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08, Rec. p. I‑2417), y de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, Rec. p. I‑6011), si, en un supuesto como el del procedimiento principal, efectivamente se vulnera la marca nacional protegida. Dichos órganos jurisdiccionales están habilitados para conocer, por una parte, de la totalidad del daño supuestamente irrogado al titular del derecho protegido a consecuencia de la vulneración de ese derecho, y, por otra parte, de una acción encaminada a la cesación de cualquier vulneración de dicho derecho. (Subrayado añadido).
TERCERO: Fundamento de Derecho número 29:
Procede, por lo tanto, considerar que un litigio relativo a la vulneración de una marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso por un anunciante de una palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro, puede someterse a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca. (Subrayado añadido).
Y todo esta justificación de la competencia judicial internacional abierta por el foro del “lugar del daño” previsto en el artículo 7.2 RB I bis, se puede contraponer a lo que ocurre con los daños a la propiedad intelectual. En estos casos, la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos estatales, no exigen para su propia existencia la inscripción del derecho inmaterial en un registro público. Normalmente, la propiedad intelectual existe desde el momento de su creación y por ese solo hecho de su creación. Por ello, la posibilidad de obtener, en un sitio de Internet accesible desde un concreto Estado miembro una serie de creaciones intelectuales protegidas por el Derecho de dicho Estado, supone que ha habido ya vulneración de tales derechos intelectuales en dicho Estado a efectos del artículo 7.2 RB I-bis, pues el derecho de propiedad intelectual ya existe en tal Estado (STJUE 3 octubre 2013, as. C-170/12, Peter Pinckney vs. KDG Mediatech AG, FD 44). En el fondo es claro: si el material es accesible en un Estado a través de Internet, ya ha habido «daño» a los derechos de propiedad intelectual en dicho Estado a efectos del art. 7.2 RB I-bis (STJUE 22 enero 2015, as. C-441/13, Pez Hejduk vs. EnergieAgentur.NRW GmbH, FD 34).
Un ejemplo puede arrojar más luz sobre la cuesetión. Una empresa española que se dedica a la cosmética y comercializa a nivel mundial inscribe en España la marca ESPABELLA. Un sujeto venezolano, que vive en Portugal, utiliza el nombre de esa marca como palabra clave en el buscador Google, y anuncia en Google productos de cosmética natural. La empresa española decide interponer una demanda ante los tribunales españoles con base en el foro recogido en el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. Su fundamentación se basa en que el “lugar del daño” está en España, país donde la marca está registrada. La protección de la marca española se extiende únicamente al territorio español, y por lo tanto, la vulneración de la misma, es decir, el “lugar del daño” se localiza en España, siendo sus tribunales competentes para conocer de este litigio. En Portugal no ha podido haber daño porque esa marca no existe en Portugal.
No somos nadie. Pero desde luego, una marca no inscrita en un país no existe en ese país….
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NOTAS:
– Sentencia extraída de: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-523/10
– Para más información sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en Derecho internacional privado, vid. A.-L. Calvo Caravaca/ J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. II, 15ª ed., Ed. Comares, Granada, 2014/2015, pp. 1085-1119.
